REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA • VOL. 4 NRO. 1 (2015) • PÁGS. 91-144 REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO INFORMÁTICO • UNIVERSIDAD DE CHILE ISSN 0719-2576 • VOL. 4 NÚM. 1 (2015) • PÁGS. 91-144 • DOI 10.5354/0719-2584.2015.36579 Google en Chile: La problemática de Google Adwords analizada a la luz de la Ley de Competencia Desleal1 Google in Chile: The problem of Google Adwords analyzed through the Unfair Competition Law felipe hermosilla torres Abogado, Lahsen & Cía., Chile RESUMEN Este trabajo analiza la novedosa problemática del uso de mar- cas comerciales ajenas en internet como palabras clave, específicamente en el sistema de Google Adwords, a fin de determinar si dicha utilización no autorizada de signos distintivos, por parte de terceros competidores, constituye en sí mismo un acto de competencia desleal de conformidad con la Ley 20.169. Para lo anterior, en un primer momento se examina el funcionamiento del sistema de anuncios, determinando el marco fáctico, para luego revisar los casos primitivos de jurisprudencia comparada y las soluciones de los tribunales alrededor del mundo. Finalmente, se exami- na un caso concreto que han conocido nuestro tribunales, observando que el fallo fue acertado en primer instancia, aunque utiliza una premisa fáctica desafortunada que no comprende cabalmente las distinciones ne- cesarias que deben existir al tratar estas nuevas tecnologías y esta forma de publicidad. 1. Agradezco al profesor Manuel Bernet Páez, quien me introdujo en las temáticas de competencia desleal, y también a Paula Sagredo Aylwin, quien actuó como ayudante de investigación en la última etapa de este trabajo. 91 HERMOSILLA TORRES • GOOGLE EN CHILE: LA PROBLEMÁTICA DE GOOGLE ADWORDS PALABRAS CLAVE Internet, marcas comerciales, Google Adwords, com- petencia desleal, uso de marca ajena. ABSTRACT This work analyzes the recent issue of the Internet and Law, the use of third party trademarks in advertising as keywords, specifically in the Google Adwords system, and pretends to determine if the unautho- rized use of distinctive signs from competitors constitutes an act of unfair competition under the Chilean law. In this order, to answer this question, in the beginning is explained the factual framework; and then it’s exa- mined the early cases of comparative jurisprudence and court solutions around the globe. Finally, we review the case that has been known by our courts, the decision was successful in the result, but uses an unfortunate factual premise that not fully understand the distinctions that must exist to treat these new technology and this form of advertising. KEYWORD Internet, trademarks, Google Adwords, unfair competition, use of trademarks. INTRODUCCIÓN El mundo ha cambiado significativamente. La tecnología ha transforma- do la forma en que vivimos y nos comunicamos a través de internet y las redes sociales. Estas últimas han dado lugar a nuevos negocios y tipos de publicidad, afectando intensamente las legislaciones, que de forma frecuente se aplican a nuevos escenarios del mundo moderno para los cuales no fueron concebidas. En este contexto podemos mencionar nuevas alternativas de avisaje, dentro de las cuales una ha cobrado mayor fuerza: nos referimos al aviso que se despliega en los resultados de los motores de búsqueda, como, por ejemplo, Google Adwords. Este tipo de publicidad aparece en el navegador del computador al ingresar una palabra clave en la barra de búsqueda del buscador. En esta publicidad existe tanto un consumidor que utiliza la palabra, como un anunciante que vincula su anuncio a esa expresión o vocablo. En virtud de estos fenómenos la normativa se ve afectada, por cuanto regulará situaciones que el legislador no tenía contempladas al momento de su redacción. No obstante, corresponde al derecho y, especialmente 92 REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA • VOL. 4 NRO. 1 (2015) • PÁGS. 91-144 a la doctrina, resolver estas situaciones y determinar la legalidad de los nuevos tipos de publicidad, así como establecer la regulación aplicable. En atención a lo anterior, este trabajo pretende resolver la proble- mática respecto de si la utilización de marcas comerciales de terceros a través de Google Adwords constituye una infracción a la luz del derecho y, particularmente, si su uso puede configurar algún ilícito de conformi- dad con la Ley 20.169 que regula la competencia desleal. De tal forma, esperamos encontrar una solución concreta y pragmática. Este trabajo se compone de dos partes. En la primera trataremos los antecedentes generales, los supuestos de hecho del avisaje que dan lugar a distintos tipos de anuncios y el funcionamiento del buscador de Google, tanto desde la perspectiva del anunciante como del usuario. Asimismo, conoceremos algunos casos de la jurisprudencia extranjera para identi- ficar los criterios rectores que se utilizaron para resolver este conflicto. En la segunda parte de este trabajo, luego de tener una visión general del problema a través de la revisión de casos emblemáticos que han te- nido origen en internet, intentaremos dar solución al caso chileno cono- cido por nuestros tribunales y cuyo resultado aún se mantiene incierto. El litigio involucra a renombradas empresas nacionales de facturación electrónica, quienes demandan a South Consulting, Google Chile Ltda. y Google Inc. Con posterioridad, determinaremos los requisitos para que un anun- cio constituya una infracción a la Ley 20.169, clasificaremos los tipos de aviso en virtud de su contenido y ubicación en el buscador, examina- remos si los signos distintivos sin registro gozan de protección y final- mente concluiremos este trabajo señalando cuál debiese ser la postura de nuestra judicatura. ANTECEDENTES GENERALES PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y NOCIONES GENERALES La utilización de marcas comerciales ajenas para desplegar anuncios pa- gados en un sitio web es una variante novedosa de las dificultades que precedentemente habían surgido en la red. Asimismo, corresponde señalar que a nivel mundial el conflicto tras- pasa las barreras de lo teórico y la cuestión ha tenido importantes re- 93 HERMOSILLA TORRES • GOOGLE EN CHILE: LA PROBLEMÁTICA DE GOOGLE ADWORDS percusiones, siendo conocida por tribunales germanos, franceses y nor- teamericanos. Sin perjuicio de que buscadores como Google operan en todo el mundo y en la medida que exista conciencia de esta tecnología y de los usos indebidos a que da origen, el problema tendrá una relevancia global y fundamental para los negocios que utilizan medios electrónicos. Nuestro país no ha estado exento de esto, ya que ha llegado a los tribunales un caso relativo a estas materias en que una empresa de fac- turación electrónica llamada South Consulting Signature S.A. decidió publicar avisos publicitarios en internet con el objeto de llegar a un mayor número de clientes. Para lograr su objetivo contrató el servicio Google Adwords, el cual permite mostrar anuncios en la página del buscador del mismo nombre, previa selección de una palabra clave que se escoge libremente. Con el objeto de desplegar sus anuncios la compa- ñía anunciante optó por los términos «Acepta», «Azurian», «DBNet» y «Paperless», pero la selección no fue al azar y se fundó en el hecho de que son signos distintivos utilizados por los usuarios que desean con- tratar el servicio de facturación electrónica. No obstante, la empresa que contrató el servicio no contempló que los términos utilizados son marcas comerciales de terceros competidores, que proveen exactamente el mismo servicio de facturación que los anuncios pretendían promocio- nar legítimamente. De tal forma, el problema surge precisamente de la utilización de marcas comerciales de terceros para promocionar servicios propios, ya que los titulares se vieron amenazados y consideraron que existe un aprovechamiento ilícito de la reputación ajena y una desviación ilegal de clientes, lo cual pudiese encuadrarse en una infracción a la Ley de Competencia Desleal o en un uso no autorizado de una marca registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual conforme la Ley de Propiedad Industrial (LPI). Haciendo una breve reseña del caso, las empresas afectadas fueron: Acepta.com S.A., Azurian Tecnología Ltda., DBNET Ingeniería de Soft- ware S.A. y E-Patners S.A., lo que motivo la interposición de acciones simultáneas, fundadas en el artículo 5 de la Ley sobre Competencia Des- leal y el artículo 106 de la LPI. Por último, cabe destacar que en el expediente consta que al ingresar en el buscador una de las marcas comerciales de los demandantes, apa- rece un aviso publicitario que contiene en su encabezado la marca recién 94 REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA • VOL. 4 NRO. 1 (2015) • PÁGS. 91-144 ingresada y que el hipervínculo del anuncio redirige al usuario al sitio institucional de South Consulting S.A. Consideramos que este tipo de prácticas no es accidental, ya que desde una perspectiva económica los agentes del mercado han percibi- do positivamente estos términos por ser sumamente conocidos por los consumidores. Con ellos pueden beneficiarse al disponer de anuncios asociados a estas palabras clave. Por tanto, estimamos que el caso en comento pudiese ser sólo el primero de un sinnúmero de conflictos deri- vados de la laxitud de la tecnología. En los próximos años, creemos que esta práctica será bastante co- mún, dado que los adelantos tecnológicos que lo permiten son recientes y en la medida que se masifiquen afectarán trasversalmente a las diversas industrias. Existen datos concretos que señalan que el comercio electró- nico no sólo es una realidad sino que tiene una creciente importancia (Giner, 2014). Debido a lo anterior, es fundamental un análisis jurídico que com- prenda la función que cumplen las marcas comerciales en nuestro siste- ma, para así delimitar claramente el derecho subjetivo del cual gozan los titulares y establecer manifiestamente los usos autorizados por el orde- namiento a terceros ajenos. En síntesis, dada la importancia práctica que goza la cuestión y por ser un tópico reciente en nuestros tribunales, me- rece determinarse si el mero uso de una marca ajena como palabra clave puede ser una conducta prohibida por sus respectivos titulares o, por el contrario, es de aquellos usos que escapan a su esfera de exclusividad. KEYWORD: UNA PROBLEMÁTICA DIFERENTE Como ya sabemos, este trabajo tratará particularmente la infracción co- metida al utilizar una marca ajena en internet. No obstante, primero es necesario hacerse cargo de los usos sin autorización fuera de la red, a fin de tener claridad respecto de la regla general, y así posteriormente obser- var si se mantienen los mismos supuestos que fundamentan la aplicación de la regulación de forma tradicional. Ulteriormente a ello mencionaremos sucintamente cada una de las situaciones problemáticas que se generan, con el fin de diferenciarlas de esta nueva práctica de la publicidad y así tener certeza de que estamos en presencia de una cuestión novedosa en la disciplina. 95 HERMOSILLA TORRES • GOOGLE EN CHILE: LA PROBLEMÁTICA DE GOOGLE ADWORDS Regla general en el ámbito físico La legislación aplicable y relativa al uso de marcas comerciales ajenas se establece claramente en el artículo 19 bis D de la LPI, al delimitar el derecho que tiene el titular sobre la marca respectiva: La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales mar- cas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión. De tal forma, la regla general consagrada por nuestro ordenamiento confiere un derecho de exclusividad a los titulares que han inscrito sus signos distintivos, lo que les permite prohibir el uso de sus marcas co- merciales a terceros en el curso de operaciones comerciales. No obstante, esta prohibición no es absoluta, ya que se autoriza la denegación sólo en el curso de las operaciones comerciales respecto de productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales propios, en la medida que copulativamente también haya riesgo de confusión. Asimismo, existe una serie de usos de la marca registrada que no esta- rían amparados por la protección que otorga la ley, como, por ejemplo, el uso de marcas dentro de la esfera privada el cual queda fuera del ám- bito de las operaciones comerciales, lo que implica necesariamente que su uso por parte de terceros es lícito. Un ejemplo de uso lícito es la situación en que un autor utiliza las marcas que estime convenientes en la publicación de un texto deriva- do de las investigaciones que realiza. Inclusive en el ámbito comercial y en un caso más extremo, un tercero podría utilizar las marcas de su competencia siempre que no las utilice para diferenciar sus productos, servicios o establecimientos. Esto no ocurre con frecuencia en nuestro 96 REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA • VOL. 4 NRO. 1 (2015) • PÁGS. 91-144 país, pero a nivel mundial en las diversas industrias se utilizan marcas de la competencia para realizar la llamada publicidad comparativa: a pesar de estar en el ámbito comercial, el tercero utiliza la marca reconocien- do que le pertenecen a otro y por ello no es posible aseverar que la usa para diferenciar sus productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales. En cambio, sería ilícito utilizar la marca ajena a nombre propio pues- to que se estaría utilizando la marca en el curso de operaciones comer- ciales y simultáneamente para distinguir productos, servicios o estableci- mientos, con un riesgo de confusión evidente. Finalmente, la aplicación tradicional del derecho de marcas irroga que existen ciertos usos de los signos distintivos que están permitidos por el ordenamiento, siempre que la utilización sea en un ámbito distin- to del comercial; o cuando estando en dicho ámbito, el uso no sea para diferenciar productos, servicios o establecimientos propios. Regla general en el ámbito de internet Al examinar la normativa aplicable y determinar que no existe regula- ción especial relativa al uso de marcas en internet, corresponde emplear aquella que tradicionalmente sirve para delimitar los usos de las marcas comerciales en el mundo físico. Podríamos sostener primitivamente que utilizar una marca ajena en Internet reviste entonces la misma ilicitud que tendría utilizar una marca ajena para distinguir productos y servi- cios propios en un periódico local. En primer lugar, nos parece evidente que la mayoría de los nuevos negocios y un sinnúmero de las operaciones comerciales se realizan por medio de internet, siendo la difusión de la información uno de los prin- cipales propósitos de esta plataforma. Considerando estos supuestos y especialmente al develar que éste no es un ámbito privado, ya que la plataforma no considera restricciones de acceso, nos parece ineludible aseverar que internet es susceptible de considerarse una esfera de índole comercial.2 2. Cf. la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Google France y Google (C-236/08), 23 de marzo de 2010, apartados 50 y 51, disponible en <http:// bit.ly/1J0iisE>. 97 HERMOSILLA TORRES • GOOGLE EN CHILE: LA PROBLEMÁTICA DE GOOGLE ADWORDS En segundo lugar, al entender que internet es per se un ámbito comer- cial o que lo es en el caso concreto de Adwords, corresponderá determi- nar si el uso de las marcas como palabras clave se hace para distinguir productos, servicios o establecimientos. En principio, estimamos que utilizar la marca comercial exclusivamente como palabra clave no es un uso que esté destinado a distinguir servicios, productos o establecimien- tos, dado que la utilización natural de las marcas que observamos en los anuncios sólo tiene por propósito desplegar un anuncio propio, que no hace alusión a la marca ajena en su contenido. Es importante señalar que el anuncio que sólo usa la marca ajena como palabra clave tiene un contenido visible absolutamente indepen- diente del signo distintivo ajeno que utiliza. En este caso, el anuncio usa sus propios signos distintivos para distinguir sus respectivos productos o servicios, sin utilizar la marca ajena visiblemente. Esto será clave para entender el problema y adherir a una determinada solución, ya que al hacer la distinción será factible suponer que el mero uso de una marca ajena como palabra clave es análogo a la utilización de marcas de com- petidores en publicidad comparativa, lo cual ciertamente está permitido por nuestro ordenamiento. Más adelante podremos apreciar que nuestros tribunales no distin- guen el mero uso de una marca comercial como palabra clave, con el uso simultáneo de la marca como palabra clave y como parte del contenido del anuncio. Problemáticas precursoras en internet El uso de marcas comerciales ajenas como palabras clave no es un con- flicto aislado en internet. Con el nacimiento de la plataforma han surgi- do diversas situaciones que entran en pugna con el ordenamiento jurídi- co vigente y con derechos subjetivos específicos. Por tanto, nos gustaría diferenciar la utilización de marcas comerciales ajenas contrastándola con otros hechos problemáticos que ocurren habitualmente en la red, para que sea posible observar con claridad que estamos ante un conflicto jurídico diferente. La primera situación conflictiva que comentaremos es el linking (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008: 455), por cuanto es una práctica sumamente común y al mismo tiempo la base de las conexiones en in- 98 REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA • VOL. 4 NRO. 1 (2015) • PÁGS. 91-144 ternet, que consiste sucintamente en dar acceso a otro sitio web desde un sitio primitivo a través de un hipervínculo, lo cual ha sido consi- derado como una conducta que no reviste conflicto (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008). No obstante, estas posibilidades derivadas del avan- ce tecnológico han generado ciertos problemas cuando un sitio web utiliza un dominio que pudiese aludir a la propiedad industrial de otra empresa. En Estados Unidos, la compañía de automóviles Nissan intentó li- mitar el contenido que podía publicar la compañía Nissan Computers, cuyo dominio es <http://www.nissan.com>. Esta última se dedicaba al rubro de la computación y su uso se amparaba plenamente en que el apellido del dueño coincidía con la famosa automotora. Sin éxito y en una etapa bastante primitiva de internet, se quiso delimitar el contenido y publicidad del sitio, pero no había una vulneración a los derechos de los demandados,3 o no podía entenderse como vulneración la utilización legítima de derechos propios. Igualmente existe la posibilidad de enlace profundo o deep linking, que consiste en utilizar un hipervínculo para llevar al usuario a una pá- gina de un sitio web ajeno que está varios niveles debajo de su respectiva página principal (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008). Esta situación ha sido considerada problemática, dado que este enlace profundo que redi- rige al usuario afecta de forma relevante a los propietarios de la página cuyo material se utiliza. En particular, reduce el tiempo que el usuario está en el sitio, además de ser una forma de ignorar las condiciones de uso y los anuncios de la web cuyo contenido se extrae, hecho ciertamen- te relevante y que en ocasiones puede ser parte del modelo de negocio de la empresa (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008). Las posibilidades técnicas y materiales que provee internet son va- riadas. Así como existe la posibilidad de enlazar el contenido de di- versos sitios web mediante un hipervínculo, también es posible abrir directamente contenido de un sitio web ajeno en el propio. En palabras simples, es posible que nuestro sitio web incluya dentro de su pro- pia estructura una «ventana» en la que simultáneamente se muestra el contenido de una página web ajena. Esto se conoce como framing (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008) y ciertamente reviste un conflicto 3. Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp., 378 F.3d 1002, 1020 (9th Cir. 2004). 99 HERMOSILLA TORRES • GOOGLE EN CHILE: LA PROBLEMÁTICA DE GOOGLE ADWORDS manifiesto al constituir la utilización de obras protegidas por el dere- cho de autor.4 Asimismo, existen figuras más modernas del framing, como barras superiores o laterales, que podemos apreciar muchas veces al navegar en la red. Similar problemática ocurre con el servicio de Google News,5 el que capta usuarios utilizando noticias confeccionadas por terceros, lo que pudiese estar vulnerando eventualmente los respectivos derechos de sus autores. Por último, cabe mencionar que Google Adsense es un sis- tema de publicidad que utiliza esta misma técnica, permitiendo que los usuarios ganen dinero al insertar anuncios gráficos en sus propios sitios en línea, siendo parte del contenido del mismo. También ha sido frecuente encontrar referencias sobre los metatags: éstos son parte de los parámetros ocultos que contiene una página web en su código fuente. Materialmente consisten en palabras que se ingresan en dicho código y que hacen alusión a los tópicos más representativos del sitio. Sirven a los motores de búsqueda como factor para dar priori- dad a un sitio por sobre otro en la lista de resultados que ve el usuario, mejorando su ubicación en los resultados naturales. De tal forma, el pro- blema radica en que se han utilizado para desviar a los consumidores sin discriminar si el término utilizado corresponde a una marca comercial, lo que ha generado confusión en los usuarios que, buscando una página específica, han sido derivados, por ejemplo, a sitios de la competencia. También podrían creer que existe una vinculación económica entre la marca que ingresaron en el buscador y el sitio que finalmente visitan (Hilliard, Welch y Widmaier, 2008). MOTORES DE BÚSQUEDA Como ya lo adelantábamos, la publicidad a través de palabras clave es uno de los nuevos casos de conflicto jurídico en internet. Con el propó- 4. Por medio de la técnica relatada, es factible reproducir, en una página web pro- pia, fragmentos o derechamente obras ajenas íntegras que están amparadas por la Ley 17.336, como libros, folletos, artículos, fotografías, etcétera. Inclusive, una página web es en sí misma una creación intelectual resguardada por el derecho de autor. 5. En el sitio web <https://news.google.cl/> puede observarse cómo Google utiliza con- tenido de terceros prácticamente en tiempo real, indexando diversas noticias de medios de comunicación del mundo. 100