UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE XIX ciclo Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea GLI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA NEL DIRITTO COMUNITARIO ANTITRUST Dottoranda di ricerca Relatore Flavia Tomat Chiar .mo Prof. Luigi Daniele Università degli Studi di Roma Tor Vergata Correlatore Chiar.mo Prof. Stefano Amadeo Università degli Studi di Trieste Anno Accademico 2005 -2006 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Sede Amministrativa del Dottorato di Ricerca Università di Cagliari Università di Genova Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Università degli Studi di Roma -La Sapienza Università degli Studi di Roma -Tor Vergata Sedi convenzionate XIX ciclo Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea GLI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA NEL DIRITTO COMUNITARIO ANTITRUST Settore scientifico disciplinare: Diritto dell'Unione europea (IUS/14) Dottoranda di ricerca Coordinatore del Collegio dei Docenti Flavia Tomat Chiar.mo Prof. Stefano Amadeo Università degli Studi di Trieste Relatore Chiar.mo Prof. Luigi Daniele Università degli Studi di Roma-Tor Vergata Correlatore Chiar.mo Prof. Stefano Amadeo Università degli Studi di Trieste ~q0~ JZ~ Anno Accademico 2005 -2006 SOMMARIO INTRODUZIONE 1 CAPITOLO 1 L'ART. 81 TCE: IL DIVIETO DI INTESE E LE ESENZIONI INDIVIDUALI O PER CATEGORIA 1. L'art. 81 par. 1 TCE: il divieto di intese. ................ ~ .................................................. 5 2. Le condizioni per l'esenzione previste dall'art. 81 par. 3 ........................................ 10 2.1 (segue) Gli incrementi di efficienza ........................................................................ 12 2.2. (segue) Il vantaggio per gli utilizzatori ................................................................. 14 2.3. (segue) Il carattere indispensabile delle restrizioni .............................................. 16 2.4. (segue) Il mantenimento delle concorrenza ........................................................... 17 3. I regolamenti di esenzione per categoria ................................................................. 19 CAPITOL02 ACCORDI DI LICENZA ED ART. 81 TCE TRA PRASSI DELLA COMMISSIONE E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 1. La natura dei diritti di proprietà intellettuale ed il loro rapporto con le norme antitrust. ....................................................................................................................... 27 2. La prima presa di posizione della Commissione sugli agli accordi di licenza di brevetto: il c.d Christmas Message del 1962. .............................................................. 31 3. Il caso Consten & Grundig. ...................................................................................... 33 4. La politica della Commissione nel corso degli anni '70 .......................................... 39 5. La liceità condizionata dei contratti di licenza: il caso Nungesser e la questione del/'e sclusiva territoriale. ............................................................................................ 43 -· 6. ~L'applicazione dei principi enunciati nel caso "Nungesser" ai diversi qjritti di privativa. ....................................................................................................... ~ ............... 51 7. Il primo regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di brevetto: il reg. n. 2349184/CEE. ............................................................................................................... 53 8. Le restrizioni alla concorrenza diverse dalle clausole di esclusiva territoriale: il caso Windsurfing. .......................................................................................................... 56 9. Il primo regolamento di esenzione per accordi di licenza di know-how: il reg. n. 556189/CEE .................................................................................................................. 62 1 O. Il passaggio ad un unico regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di brevetto e know-how: il reg. CE n. 240196 sugli accordi di trasferimento di tecnologia. ...................................................................................................................................... 69 CAPITOL03 IL NUOVO . REGOLAMENTO DI ESENZIONE SUGLI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA: IL REG. CE N. 772/2004 1. La "modernizzazione" del diritto comunitario della concorrenza, l'allargamento dell'Unione ed il reg. CE n. 77212004 .......................................................................... 75 2. Le principali novità introdotte dal reg. CE n. 77212004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia ........................................................................................... 78 3. Periodo di validità del RECTI' ................................................................................. 80 4. Il campo di applicazione del RECTI'. ....................................................................... 81 4.1 (segue) il campo di applicazione oggettivo del RECTI'. ......................................... 81 4.2. (segue) il campo di applicazione soggettivo .......................................................... 89 4.3. (segue) la licenza di tecnologia e le diverse tipologie di accordi in cui essa si inserisce: il rapporto tra il RECTI' e gli altri regolamenti di esenzione per categoria. ...................................................................................................................................... 91 5. I limiti ali' applicazione del regolamento di esenzione derivanti dal criterio delle quote di mercato ........................................................................................................... 95 5.1 (segue) il mercato rilevante dei prodotti e delle tecnologie ................................... 96 5.2. (segue) imprese concorrenti e non concorrenti: la diversa disciplina applicabile in materia di quote di mercato ........................................................................................ 1O1 5.3. (segue) il metodo di calcolo delle quote di mercato ............................................ 108 6. Le restrizioni fondamentali della concorrenza che escludono il beneficio dell'applicazione del RECTI': la c.d. black list .......................................................... 112 6.1 (segue) le clausole di fissazione dei prezzi ........................................................... 115 6. 2 (segue) le limitazioni della produzione e le restrizioni alle vendite ..................... 117 6.3 (segue) la ripartizione dei mercati e della clientela ............................................. 119 6. 4 (segue) le altre restrizioni: uso interno, fonti di approvvigionamento alternative, .c a__mpi tecnici di utilizzazione, distribuzione ............................................................... 127 - i ·Le esenzioni parziali e la disciplina delle restrizioni escluse ............... :. . ::~: ........... 131 7.1 (segue) gli obblighi di retrocessione .................................................................... 133 7.2 (segue) le clausole di non contestazione ............................................................... 138 7.3 (segue) le restrizioni relative allo sfruttamento della tecnologia del licenziatario e le restrizioni alle attività di ricerca e sviluppo .......................................................... ;1 43 8. La revoca del/' esenzione prevista dal regolamento e la procedura di accertamento della non applicabilità dello stesso ............................................................................ 144 9. Conclusione: alcune riflessioni sull'applicazione del RECTI' ............................... 152 CAPITOL04 GLI ACCORDI DI LICENZA ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO: PROFILI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI 1. Gli accordi di licenza esclusi dal campo di applicazione del RECTT. ......................... 153 2. La valutazione individuale degli accordi di licenza non rientranti nel campo di applicazione del RECTT: regole generali per l'applicazione dell'art. 81 TCE ............... 154 3. L'applicazione dell'art. 81 TCE a talune restrizioni legate alla concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale. ................................................................................... 159 3.1 (segue) obblighi in materia di royalties ..................................................................... 159 3.2 (segue) restrizioni alle vendite ................................................................................... 162 3.3. (segue) restrizioni alla produzione. ........................................................................... 164 4. Il caso delle licenze abbinate e dei pacchetti di licenze ............................................... 165 5. I pool tecnologici. ......................................................................................................... 167 6. La licenza di marchio e gli accordi di delimitazione ................................................... 177 CONCLUSIONI 187 BIBLIOGRAFIA 191 INTRODUZIONE Il presente lavoro ha ad oggetto lo studio degli accordi di trasferimento di tecnologia nel diritto comunitario antitrust, ed in particolare la disciplina dettata dal nuovo regolamento di esenzione n. 772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia. Per comprendere il nuovo regolamento di esenzione è opportuno innanzitutto chiarire in che rapporto si pongono gli accordi di licenza dei diritti di privativa con le norme del Trattato in materia di concorrenza, ed in particolare con l'art. 81 TCE. In generale, gli accordi di licenza rappresentano lo strumento con cui il titolare del diritto di proprietà su beni immateriali trasferisce ad un soggetto terzo il diritto di sfruttare, in via esclusiva o non esclusiva, il diritto di privativa stesso. Tra gli accordi di licenza dei diritti di proprietà su beni immateriali, si distinguono gli accordi di trasferimento di tecnologia, che sono contratti con cui il licenziante (titolare del diritto di privativa) concede al licenziatario il diritto di sfruttamento della sua tecnologia a fronte del pagamento di royalties. Per il diritto antitrust, in determinate circostanze, tali accordi possono cadere hel divieto di intese di cui all'art. 81 par. 1 TCE, qualora non sussistano le condizioni per un'esenzione, individuale o per categoria, previste dall'art. 81 par. 3. L'analisi degli accordi di licenza dei diritti di privativa, nonostante le peculiarità che tali diritti presentano, deve essere sempre effettuata prendendo come parametro l'art. 81 TCE. La disciplina speciale dettata per gli accordi di trasferimento di tecnologia nonché il prezioso contributo della prassi e della giurisprudenza che su di essi si è formata, forniscono una chiave di lettura per l'interpretazione dell'art. 81 TCE, ed in particolare per l'individuazione delle condizioni richieste ai fini dell'esenzione ai sensi del part. 3 di tale articolo. 1 La definizione dei rapporti tra diritti di proprietà su beni immateriali e norme comunitarie antitrust non trova, tuttavia, un proprio assetto unitario nel sistema del Trattato ma richiede un'analisi di tipo trasversale, che individui e confronti i principi elaborati dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con le indicazioni offerte dalla Commissione nei c.d. atti di "soft law". In linea di principio, il conferimento di un'esclusiva di tipo territoriale, che è elemento essenziale dei diritti di privati va, infatti, comporterebbe di per sé un pregiudizio alla libera concorrenza, oltre che alla libera circolazione delle merci. In realtà, le norme che conferiscono diritti di privativa e le norme antitrust si pongono solo apparentemente in contrasto tra di loro. Questo perché gli accordi di licenza dei diritti di privativa se da un lato, in presenza di determinate limitazioni della libertà contrattuale delle parti, comportano effetti restrittivi degli scambi e della concorrenza, dall'altro, però, determinano anche effetti positivi per la concorrenza, in termini di miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi nonché di competitività. L'esame viene contenuto entro i limiti del rapporto sussistente tra norme poste a tutela dei diritti di proprietà di beni immateriali e norme antitrust, senza che vengano analizzati i rapporti tra tali diritti di privativa e le norme dettate dal Trattato in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione di servizi. Di conseguenza, non vengono prese in considerazione le tematiche inerenti l'esaurimento comunitario ed internazionale dei diritti di privativa, così come non viene affronta la questione relativa alla disciplina dettata in materia dall'accordo TRIPS. Non costituiscono, inoltre, oggetto della presente trattazione i contenuti dei singoli diritti di privativa, né con riferimento alla disciplina prevista dalla normativa nazionale né con riferimento alla disciplina dettata dalla normativa comunitaria, escludendo altresì i profili intemazionalprivatistici ad essi collegati. La trattazione si limita agli aspetti essenziali di tali diritti, in misura strumentale alla comprensione delle tematiche di volta in volta affrontate. Il reg. CE n. 772/2004 non è che il punto di arrivo di un lungo percorso, iniziato negli anni '60. La varietà delle soluzioni offerte dalla Commissione e 2 dalla Corte, a fronte della specificità dei singoli casi di volta in volta affrontati, rende difficile trattare in modo unitario le diverse questioni legate agli accordi di licenza dei diritti di privativa. Per tale motivo si rende necessario procedere ad una ricostruzione storica della prassi della Commissione e della giurisprudenza della Corte di giustizia, il cui punto di partenza è rappresentato dalla Comunicazione della Commissione del 1962 sugli accordi di licenza di brevetto (c.d. Christmas Message) e dalla sentenza Consten & Grundig del 1966. La fase successiva è caratterizzata dalla distinzione, introdotta dalla Corte con la sentenza Nungesser, tra licenze esclusive aperte e licenze con protezione territoriale assoluta, fase che precede la pubblicazione dei primi regolamenti di esenzione in materia di accordi di licenza di brevetto (re g. n. 2349/84) e di know-how (re g. n. 556/89), confluiti poi nel reg. n. 240/96 sugli accordi di trasferimento di tecnologia. Il 1° maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento CE n. 772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia, che ha sancito il definitivo abbandono dell'impostazione formalistica, seguita in passato dalle istituzioni comunitarie, ed il contestuale passaggio al metodo c.d. "economico", che valorizza appunto l'analisi degli effetti economici prodotti dagli accordi di licenza. Le novità di maggiore rilievo si identificano nell'estensione del campo di applicazione del regolamento (che copre non solo accordi di licenza di brevetto e di know-how ma anche accordi di licenza di diritto d'autore su software e di design). e nell'eliminazione dell'elenco di clausole ammesse. Queste novità comportano di per sé una maggiore libertà contrattuale per le imprese, che trova un limite, tuttavia, nell'introduzione di soglie di quote di mercato, al superamento delle quali gli accordi non beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento. Numerosi sono i problemi interpretativi sollevati dalla formulazione delle clausole che costituiscono restrizioni fondamentali, clausole che si configurano diversamente a seconda che l'accordo venga stipulato tra imprese concorrenti o non concorrenti. Di particolare interesse risultano altresì le ipotesi di restrizioni escluse nonché la procedura di revoca dell' esenzione e quella di non applicabilità del regolamento. 3 Per completare il quadro di analisi, è necessario considerare, tuttavia, che v1 sono numerosi accordi di trasferimento di tecnologia che non beneficiano dell'esenzione prevista dal reg. CE n. 772/2004, o per superamento delle soglie di quote di mercato previste dal regolamento stesso o per carenza del requisito oggettivo e/o soggettivo. In tale contesto, sono oggetto di particolare interesse le problematiche sottese alla formazione dei pool tecnologici nonché agli accordi di licenza di marchio, sia per la rilevanza dagli stessi assunta sotto l'aspetto economico che per i profili strettamente giuridici a questi collegati. 4 Capitolo 1 CAPITOLO! L'ART. 81 TCE: IL DIVIETO DI INTESE E LE ESENZIONI INDIVIDUALI O PER CATEGORIA SOMMARIO: 1. L'art. 81 par. 1 TCE: il divieto di intese. - 2. Le condizioni per l'esenzione previste dall'art. 81 par. 3 TCE. - 2.1. (segue) Gli incrementi di efficienza. - 2.2. (segue) Il vantaggio per gli utilizzatori. - 2.3. (segue) Il carattere indispensabile delle restrizioni. -2.4. (segue) Il mantenimento della concorrenza. - 3. I regolamenti di esenzione per categoria. 1. L'art. 81 par. 1 TCE: il divieto di intese. L'art. 81 TCE apre la Sezione del Trattato che si occupa delle regole di concorrenza applicabili alle imprese 1• Lo scopo dell'art. 81 è quello di tutelare la concorrenza all'interno del mercato comune, al fine di accrescere il benessere dei consumatori e di favorire un'allocazione efficiente delle risorse. L'analisi di tale norma potrebbe costituire di per sé oggetto di studio. Lo scopo che qui ci si prefigge è quello di delinearne i contenuti essenziali, chiarendo il concetto di divieto di intese, soprattutto al fine di meglio comprendere quali sono le condizioni che possono condurre ad un'esenzione ai sensi dell'art. 81 par. 3TCE. L'art. 81 par. 1 prevede che "sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare 1 Il Trattato non definisce il concetto di impresa. La giurisprudenza tuttavia ha chiarito che per impresa si intende qualsiasi entità che svolga un'attività economicamente rilevante (attività che può essere industriale o commerciale o di prestazione di servizi), compreso lo sfruttamento di opere dell'ingegno e l'esercizio di libere professioni. Per un approfondimento in merito, vedi Daniele L., Diritto del mercato unico europeo, Milano, 2006, p. 192; Tesauro G., Diritto comunitario, Padova, 2005, p. 623 e segg.; Whish R., Competition law, Londra, 2003, p. 80 e segg. 5