Università degli Studi di Torino Dipartimento di Giurisprudenza ______________________________________________ Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza Diritto dei marchi e vendite on-line Tesi di Laurea di: Relatore: Enrico Lessona Prof. Marco Ricolfi Anno Accademico 2012-2013 Ai miei Genitori, a mia Sorella e ai miei Amici, a cui devo infinita riconoscenza; A chi, faro sulla linea dell’orizzonte, mi ha indicato la rotta tra le onde increspate. Indice INTRODUZIONE 1. Il World Wide Web e la diffusione del commercio elettronico 1 1.1. Funzionamento del Web 1 1.1.1. Funzionamento dei motori di ricerca: Google 3 1.2. La “commercializzazione” della Rete 3 1.2.1. Definizione di commercio elettronico 3 1.2.2. Ambiti applicativi 5 1.2.2.1. Il modello Business to Business 5 1.2.2.2. Il modello Business to Consumer 6 1.2.2.3. Il modello Consumer to Consumer 7 1.3. Profili giuridici del commercio elettronico 7 2. L’impatto di Internet sul diritto del marchio 9 3. Il costo di ricerca dei consumatori 11 3.1. Circolazione delle informazioni e costi di ricerca su Internet 12 3.2. Le risposte delle Corti e il rischio di “demolire” il bilanciamento 14 tra gli interessi CAPITOLO I – LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE DEL MARCHIO 1. Natura e valore del marchio 17 2. Evoluzione del marchio nella storia 18 3. La funzione qualitativa 19 4. La tradizionale funzione distintiva e di indicazione d’origine del 20 marchio 4.1. La crisi della funzione di indicazione di origine tradizionale 22 5. Il valore del marchio in sé: la funzione pubblicitaria 23 i 6. Continua: il riconoscimento di un’autonoma funzione 27 d’investimento CAPITOLO II – LA TUTELA DEL MARCHIO 1. L’azione di contraffazione 32 2. La nozione di contraffazione 33 2.1. Il primo tipo di conflitto 34 2.1.1. Concetto di “uso del segno come marchio” 34 2.1.2. Il consenso del titolare 36 2.1.3. Uso “nel commercio” 36 2.1.4. Uso “per prodotti o servizi” 38 2.1.5. Uso del segno “come marchio”: è rilevante il carattere distintivo 39 dell’uso? 2.1.6. Il concetto di doppia indentità 41 2.2. Il secondo tipo di conflitto 42 2.2.1. Le nozioni di “rischio di confusione” e di “rischio di 43 associazione” 2.2.2. La valutazione del rischio di confusione 44 3. L’uso del marchio su Internet 47 3.1. Linking e Framing 48 3.1.1. Surface linking 50 3.1.2. Deep linking 51 3.1.3. Framing 53 3.2. I Meta-tag 54 3.2.1. La situazione statunitense 56 3.2.2. La situazione italiana 64 3.2.3. La situazione del Regno Unito 70 3.2.4. La situazione in Germania 71 3.2.5. La situazione francese 74 3.3. I Pop-up 76 3.4. Motori di ricerca e link sponsorizzati 82 ii 3.4.1. L’uso dell’inserzionista 85 3.4.1.1. La situazione statunitense 85 3.4.1.2. La situazione italiana 88 3.4.1.3. La situazione nel Regno Unito 89 3.4.1.4. La situazione in Germania 92 3.4.1.5. La situazione francese 94 3.4.1.6. La risposta della Corte di Giustizia 95 3.4.1.6.1. Sull’interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) della Direttiva 96 89/104 e 9, n. 1., lett. a) del Regolamento 40/94 3.4.1.6.2. Sull’interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. b) della Direttiva 102 89/104 e 9, n. 1., lett. b) del Regolamento 40/94 3.4.1.7. Le soluzioni delle corti nazionali 103 3.4.1.7.1. La soluzione tedesca 104 3.4.1.7.2. La soluzione francese 105 3.4.1.7.3. La soluzione del Regno Unito 106 3.4.1.7.4. La soluzione austriaca: violazione dell’art. 5, n. 1, lett. b) della 107 Direttiva 89/104 3.4.2. L’uso da parte del provider 107 3.4.2.1. La situazione statunitense 107 3.4.2.2. La situazione italiana 115 3.4.2.3. La situazione nel Regno Unito 115 3.4.2.4. La situazione in Germania 117 3.4.2.5. La situazione in Francia 117 3.4.2.6. La soluzione della Corte di Giustizia 120 3.5. I gestori del mercati on-line 122 3.5.1. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per le 126 violazioni dei diritti di marchio che si siano verificate sui siti web dei medesimi 3.5.1.1. La situazione statunitense 126 3.5.1.2. La situazione tedesca 128 3.5.1.3. La situazione francese 129 iii 3.5.1.4. La situazione nel Regno Unito 129 3.5.1.5. La soluzione della Corte di Giustizia 130 3.5.2. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per 131 l’acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui nell’ambito dei servizi di posizionamento 3.5.2.1. La situazione statunitense 132 3.5.2.2. La situazione francese 132 3.5.2.3. La situazione nel Regno Unito 133 3.5.2.4. La soluzione della Corte di Giustizia 134 CAPITOLO III – LA TUTELA DEI MARCHI CHE GODONO DI NOTORIETÀ 1. Il terzo tipo di conflitto: il marchio che gode di notorietà 156 1.1. La nozione di “notorietà” 158 1.2. I concetti di “indebito vantaggio” e “pregiudizio” e la loro 161 valutazione 2. L’uso dei marchi che godono di notorietà su Internet 164 2.1. Linking e framing 164 2.1.1. Surface Linking 165 2.1.2. Deep linking e Framing 166 2.1.3. Un’ulteriore ipotesi di dilution by tarnishment 168 2.2. I Meta-tag 169 2.2.1. La situazione statunitense 170 2.2.2. La situazione italiana 173 2.2.3. La situazione francese 174 2.3. Motori di ricerca e link sponsorizzati 175 2.3.1. L’uso dell’inserzionista 176 2.3.1.1. La situazione statunitense 176 2.3.1.2. La situazione europea 181 2.3.1.2.1. La domanda pregiudiziale dell’High Court 181 2.3.1.2.2. La risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 181 iv 2.3.1.2.3. La risposta italiana 187 2.3.1.2.4. La risposta della Germania 189 2.3.1.2.5. La risposta del Regno Unito 190 2.3.2. L’uso da parte del provider 191 2.3.2.1. La situazione statunitense 191 2.3.2.2. La situazione europea 193 2.3.2.2.1. La domanda pregiudiziale della Cour de Cassation 193 2.3.2.2.2. La risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 193 2.4. I gestori dei mercati on-line 194 2.4.1. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per le 195 violazioni dei diritti di marchio che si siano verificate sui siti web dei medesimi 2.4.1.1. La situazione statunitense 195 2.4.1.2. La situazione tedesca 196 2.4.1.3. La situazione francese 196 2.4.2. Responsabilità in via principale dei mercati elettronici per 197 l’acquisto di parole chiavi corrispondenti ai marchi altrui nell’ambito dei servizi di posizionamento 2.4.2.1. La situazione statunitense 197 2.4.2.2. La situazione francese 198 CAPITOLO IV – GLI USI CONSENTITI DEL MARCHIO ALTRUI 1. Gli usi consentiti del marchio altrui 211 1.1. Lett. a): uso del proprio nome anagrafico o del proprio indirizzo 212 coincidente con un marchio registrato anteriore 1.2. Lett. b): uso di indicazioni descrittive 214 1.3. Lett. c): uso del marchio altrui per indicare la destinazione del 215 proprio prodotto 2. Gli usi consentiti del marchio altrui su Internet 217 2.1. Linking e Framing 217 2.2. I Meta-tag 221 v 2.3. Motori di ricerca e link sponsorizzati 222 2.3.1. L’uso dell’inserzionista 223 2.3.1.1. La situazione statunitense 223 2.3.1.2. La situazione tedesca: il caso PCB 227 2.3.1.3. Olanda: la domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hooge 228 Raad nel caso Portakabin 2.3.1.4. La risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 228 2.3.2. L’uso del provider 231 2.3.2.1. La situazione statunitense 231 2.4. I gestori dei mercati on-line 234 2.4.1. La situazione statunitense: il caso Tiffany 234 2.4.1.1. Usi consentiti del marchio altrui ai gestori di mercati elettronici 234 sui siti web dei medesimi 2.4.1.2. Usi consentiti del marchio altrui come parola chiave acquistata 235 da parte dei gestori dei mercati elettronici nell’ambito di un servizio di posizionamento CAPITOLO V – LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’INTERNET PROVIDER 1. Introduzione 242 2. La situazione negli Stati Uniti 243 2.1. Nozione di secondary trademark liability 243 2.1.1. Il caso Inwood 246 2.1.2. Estensione della responsabilità indiretta ai gestori dei mercati dei 248 beni usati 2.2. Applicazione della discliplina della secondary trademark 249 liability su Internet 2.2.1. Motori di ricerca 251 2.2.2. Gestori dei mercati on-line 257 2.2.2.1. “Knowledge and control” 257 2.2.2.2. “Willful Blindness” 260 vi 2.2.2.3. Conformità del caso Tiffany al Digital Millennium Copyright Act 261 3. Il contesto europeo prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2000/31/CE 263 3.1. La situazione in Italia 265 3.1.1. Presupposti oggettivi 266 3.1.2. Presupposti soggettivi 267 3.1.3. La responsabilità oggettiva 268 3.1.4. Concorso di responsabilità 271 3.1.5. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di 272 Internet 3.1.5.1. Il contributo della dottrina 272 3.1.5.2. Il contributo della giurisprudenza 275 3.2. La situazione francese 279 3.2.1. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di 281 Internet 3.3. La situazione tedesca 285 3.3.1. La dottrina dello “Störerhaftung” 288 3.3.2. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di 288 Internet 3.4. La situazione nel Regno Unito 291 3.4.1. La responsabilità extracontrattuale dei prestatori intermediari di 294 Internet 4. L’introduzione della Direttiva 2000/31/CE 296 4.1. La responsabilità dei prestatori intermediari di Internet 299 4.1.1. Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza 310 5. Motori di ricerca dopo l’introduzione della dir. 2000/31/CE 312 5.1. La situazione tedesca 313 5.2. La situazione francese 314 5.3. La soluzione della Corte di Giustizia UE nel caso Google 317 AdWords 5.4. La risposta italiana 321 vii